2015-02-18
1294
Лицензионным соглашением называют договор, в соответствии с которым, продавец – лицензиар передает научно-технические достижения и разрешает их использование покупателю-лицензиату, в объеме, обусловленном соглашением и на определенный срок. Предметом лицензионных соглашений чаще всего бывают: изобретения, промышленные образцы, товарные знаки и разрешения на их использование, ноу-хау.
В международной торговле лицензиями нет четких правил составления договоров, и они нигде не регистрируются, носят по возможности скрытный характер. В рамках СЭВ была выработана типовая форма лицензионного договора, к которой в зависимости от сделки составлялось дополнение, в несколько раз превышающее по объему типовую часть. Практика показывает, что минимальный объем лицензионного договора не может быть меньше 30 – 50 страниц, максимальный объем неограничен, это может быть и 200 и 350 страниц и более. Такая величина обусловлена сложным характером сделки. Длительность переговоров может достигать 5 лет (по объектам морской техники).
Несмотря на то, что нет регулирующей базы международной передачи технологии, при составлении лицензионных соглашений учитывается патентное законодательство, если передаваемые достижения защищены патентом. Патент предоставляет владельцу исключительные права на право владения изобретением, т.е. предполагается, что любое использование будет осуществляться только с разрешения патентовладельца. Таким образом, становится ясно, что зачастую покупателя интересует не сам объект техники, а изобретение, защищенное патентом. В этом случае необходимо выделить и перечислить в договоре все запатентованные узлы и вести переговоры по каждому в отдельности, оговаривая условия передачи прав на каждый узел.
Поскольку патент действует в рамках отдельного государства или региона, если есть межгосударственная патентная организация (Евразийская патентная система, включающая часть республик бывшего СССР), то необходимо, до начала переговоров, запатентовать достижения, планируемые к передаче, в стране покупателя, а также третьих странах, куда предположительно могут быть поставляться изделия, произведенные на основе лицензии, а также в ведущих промышленно развитых странах. Это значительно повысить стоимость лицензии.
Определение патентной чистоты – отсутствия на запатентованное достижение прав у третьих лиц - длительный и дорогостоящий процесс, поскольку необходимо просмотреть все существующие патенты в данной области. Это необходимо всегда осуществлять при экспорте достижений, поскольку покупатель, приобретая лицензию, стремится изменить ситуацию на существующем рынке товара, на котором он будет присутствовать с лицензионной продукцией в свою пользу, а это вызывает всегда выставление претензий и счетов, обращения в суд, и прочие акции со стороны присутствующих на рынке конкурентов как в адрес покупателя лицензии, так и продавца. В этом случае, наличие свободы от третьих прав - дает определенное преимущество. Методология проверки на патентную чистоту следующая: поскольку все патенты написаны на своих языках с соблюдением собственных нормативов текста патента, то отбирается 10000 патентов из данной области, из них выбирается 150 патентов имеющих сходство с нашим изобретением на основе чертежей, далее переводятся названия, и имеющие максимальное сходство по названию патенты переводятся детально. Если обнаруживается идентичность изобретений, то необходимо доработать изобретение так, чтобы оно не подпадало под существующие патенты, запатентовать и провести новый поиск. Рекомендуется эти операции вести одновременно.
К особо дорогостоящим изделиям применяют патентную защиту узлов и частей, плюс целый объект получает статус промышленного образца, т.е. защищаются права на все изделие в целом и, в исключительных случаях, защищается метод применения изделия. Российская Федерация промышленными образцами пока не торгует в силу отсутствия опыта в данном вопросе.
Под торговой маркой в дополнение к общепринятым значениям в международной лицензионной практике понимают права на сервисное обслуживание и послегарантийный ремонт, также эти права не редко называют товарным знаком, что приводит к дополнительной путанице. Существует разночтение практически всех терминов лицензионной торговли в национальных законодательствах. Знание узаконенных патентным правом формулировок иногда приводит к существенным прибылям и, соответственно, потерям для другой стороны. Необходимо в преамбуле договора записать обоюдно понимаемые формулировки, поскольку разночтения приводят к срыву контракта. Товарный знак нужен для реализации продукции произведенной по лицензии, но опасность продажи знака заключается в возможной дискредитации его авторитета некачественным исполнением записанных в договоре действий. Необходимо всегда предусматривать максимально большие штрафные санкции и разрыв соглашения за нарушение системы качества при производстве лицензионной продукции. Всемирно известные торговые знаки достаточно дорогостоящи и уже одно это зачастую страхует от нарушений условий производства. Например, знак Camel стоит 100 млн. долларов.
Разрешения на использование наименования и места происхождения оформляются отдельным договором с указанием срока действия разрешения, указанием сроков поставок продукции с подобными знаками, количеством товара на который можно применить знаки, территории на которой произведен товар и на которую он будет поставлен. Обязательно указывается в договоре патент по которому данный товар произведен или лицензионный договор о передаче технологии на производство данного товара. Данный механизм удобно использовать при открытии нового рынка фирмой производящей лицензионный товар при наличии больших нереализованных запасов готовой продукции и невозможности реализовать ее на традиционном рынке.
Создание совместных предприятий еще один метод получения технологий. В 80-е годы в СССР было образовано около 1000 СП занимающихся выпуском высокотехнологичных товаров. Схема была проста: от СССР ноу-хау, от иностранных партнеров – технологическое оборудование. Сумма уставного капитала, в самых успешных случаях, определялась стоимостью оборудования (50%) плюс стоимость ноу-хау (приравненного к стоимости оборудования). Данная практика оказалась полностью не работоспособной: поскольку не было проведена конкретизация ноу-хау, заранее (до вступления в переговоры) не была определена жесткая цена ноу-хау, не заключался договор о режиме использования ноу-хау. Без этого в большинстве случаев ноу-хау уходило на предприятия партнеров по СП и, под различными предлогами, оформлялась передача прав в пользу партнера. Далее ноу-хау перепродавалось за рубежом, а СП закрывалось. Во избежание подобного поворота событий, при создании СП нельзя рассчитывать на длительное сотрудничество в рамках данной формы, поскольку во всем мире СП это промежуточная форма сотрудничества, далее предприятие переходит полностью под контроль одной стороны и успешно развивается или, что чаще, осознается коммерческая бесперспективность проекта и он сворачивается. В высокотехнологичной сфере в рамках СП принято проводить прикладные НИОКР, с передачей результатов на предприятия партнеров и заключением соглашения о порядке их использования. При создании СП необходимо конкретизировать ноу-хау, определить цену ноу-хау (важно прописать цену ноу-хау отдельно от общей цены контракта по созданию СП – термин «выделение цены» указывает на методологию: на основе переговоров приходят к пониманию общей цены контракта, выделяют цену ноу-хау, автоматически противоположная сторона повышает цену своего оборудования, пересматривают общею цену контракта) и определить режим использования ноу-хау, т.е. определить объем прав на процесс производства и его результаты.
Суть традиционной лицензионной сделки заключается в передаче знаний – их использовании – воспроизводстве товара и знаний на основе полученных знаний. Сопутствующая лицензионная сделка – является не основной, а сопутствующей другим видам сделок и направлена на повышение эффективности главной сделки. Такой вид торговли получил название офсет и широко применим в торговле вооружением, когда продается техника и в рамках офсетной программы заключается договор на передачу технологии по производству покупаемой техники. Подобные сопутствующие договора предусматривают бесплатную передачу знаний, поскольку сумма основного контракта высока и сопутствующая лицензия является инструментом повышения конкурентоспособности основного товара. При малых суммах контрактов (до 100 млн. долларов) передача технологий безвозмездно нецелесообразна, поскольку существует возможность отдельной реализации знаний путем продажи лицензий на данном рынке. Однако покупатели делают все возможное, чтобы получить сопутствующую лицензию на приобретаемый товар для установления монопольного положения на своем региональном рынке. В советской и российской практике торговли сопутствующими лицензиями были моменты как необоснованной передачи по низким ценам сопутствующих лицензий в силу не знания механизмов коммерческой реализации, так и скрытной торговли технологиями, когда под видом сопутствующей лицензии к низко стоящему контракту прилагались ноу-хау на значительные суммы. Таким образом, цена технологии и ее ноу-хау, лежащее в основе воспроизводства техники, определяется объемом рынка и разницей в стоимости производства обычным методом и приобретаемым.
Отсюда три отличительных признака договора лицензии: 1. предметом договора является не материальный товар – идея, материализуемая за счет покупателя – лицензиата; 2. право собственности на предмет договора – идею – остается за продавцом, передается только право использования; 3. цена договора несоизмеримо мала к затратами по созданию данной идеи. Знания, полученные по договору, не могут быть реэкспортированы, могут применяться только на указанной в договоре территории и в течение установленного срока. Продукция, произведенная на основе лицензии, может быть реализована только на указанных в договоре территориях. Лицензионные договора отличаются большим количеством статей и широкой вариацией условий. Практически нет одинаковых договоров и условия, в них прописанные, могут разительно отличаться – вплоть до противоположности.
По объему передаваемых прав все лицензионные договора можно классифицировать как:
1. простая лицензия подразумевает предоставление продавцом прав на производство и сбыт продукции на рынках указанных в договоре, оставляя за собой право выхода на данные рынки с данной продукцией и право передачи лицензии 3-м лицам с передачей им права выхода на те же рынки. Простая лицензия применяется в случае неуверенности продавца в производственном потенциале покупателя и его способности самостоятельно насытить рынок. Также простая лицензия применяется при товаре с ограниченным жизненным циклом (простые товары широкого потребления) и отсутствием ноу-хау в продукте. Такие лицензии очень распространены в легкой промышленности (модели одежды и расцветка тканей), классический пример с продажей в США 500 лицензий на производство женских капроновых колготок с черным прямоугольником на пятке.
Простая лицензия может быть переходной формой к исключительной лицензии, в этом случае новый договор оформляется как приложение к существующему.
2. исключительная лицензия предполагает предоставление лицензиату исключительных прав сбыта товара на определенной территории. Не может быть реализовано единовременно такое число лицензий, сколько существует стран, или же территория страны разбивается на регионы и лицензии реализуются с привязкой к регионам, в этом случае число единовременно реализуемых исключительных лицензий увеличивается. Данный механизм представляет собой метод раздела и передела мировых рынков и сфер влияния. Исключительные лицензии широко применяются ТНК с целью монополизации рынков (скрытая скупка лицензий) и создания механизма регионального влияния (проведение тендеров на право получения лицензии). Подавляющее число международных лицензионных договоров являются исключительными. До 25% мирового производства осуществляется лицензиатами по исключительным лицензиям. В эту цифру не включается производство СП, международная кооперация и производство по сопутствующим лицензиям, а также производство по не учитываемым внутринациональным сделкам. 33% новейшей высокотехнологичной продукции реализуемой в мире произведено или лицензиатом или лицензиаром. Без учета данной тенденции не возможен объективный маркетинговый анализ товарных рынков.
В общих чертах реализация исключительной лицензии сводится к следующим этапам: 1. патентование – изобретение патентуют в тех странах мира, где присутствуют потенциальные производители, которым будут предложены лицензии, при этом анализируется уровень их производства, затраты на применение лицензии, их прибыль от реализации лицензионной продукции; далее изобретение патентуется в тех странах, в которые возможна поставка лицензионной продукции и выявляются страны, где патентование нецелесообразно – надежнее оставаться в режиме ноу-хау. 2. маркетинговые исследования – оценивается степень вероятности приобретения лицензии различными фирмами и экономический эффект от сделки к каждой отдельной фирмой на различных условиях; по каждой стране определяется несколько фирм и определенных условий, на которых взаимодействие с ними целесообразно с учетом уровня защиты изобретения в данной стране. На этом этапе особое внимание необходимо уделять противодействию промышленному шпионажу, поскольку в данный момент определяется стратегия реализации лицензии и ее стоимость благодаря проведенным мероприятиям уже значительно возросла. Утечка стратегической информации в данный момент поставит на грань срыва всю кампанию по реализации исключительной лицензии. 3. объявление потенциальным покупателям о наличии свободной лицензии – обычно осуществляется при личной встрече глав компаний, крайне важно установление личных, доверительных отношений, поскольку предполагается многолетнее сотрудничество; выход на переговоры и подписание контракта. 4. производственное взаимодействие – комплекс мер по реализации контракта. 5 после контрактное взаимодействие – данный период не ограничен по сроку и обычно предполагает наращивание кооперационных связей и усиление финансовых потоков.
В международном бизнесе исключительная лицензия воспринимается однозначно как механизм раздела рынков и сфер влияния – этим во многом объясняет скрытных характер подобных сделок. Лицензионная торговля в рамках ТНК занимает до 85% в США, до 80% в Великобритании, до 80% во Франции. Темпы лицензионной торговли США в настоящий момент сравнялись с темпами подобной торговли Японии, но объем лицензионной торговли Японии многократно выше американского. Не последнюю роль во внутрифирменной торговле с дочерними, внучатыми предприятиями играет льготный налоговый режим и возможность скрытно осуществить сделку, данные условия повышают конкурентоспособность конечного товара и увеличивают прибыль компаний.
Показателен в этих условия пример Японии в сфере планирования национальной научно-технической политики: благодаря целенаправленной закупке лицензий Япония смогла за 3 года ликвидировать 6 летнее отставание от США и к середине 70-х годов самостоятельно выйти на мировой рынок лицензий. Действуя по безотказной схеме научно-технического воспроизводства, Япония смогла выйти в мировые лидеры научно-технического прогресса. Суть схемы в следующем: 1. закупка (приобретается лицензия из области, в которой существует значительное отставание от мирового уровня), 2. производство (воспроизводство товара по данной лицензии), 3. экспорт (товар экспортируется в страны, указанные договором лицензии как рынки сбыта), 4. доработка (за чет средств полученных от реализации товара осуществляется доработка полученной технологии), 5. экспорт (доработанная технология передается лицензиару – встречная торговля - после чего, реализуется самостоятельно на мировом рынке).
В этом сокрыта основная прибыльность лицензионной торговли: импорт лицензий не обременяет бюджет. По существующей в мире практике на 1 доллар, вложенный в приобретение лицензии, приходится от 2 до 15 долларов прибыли за счет экспорта товара и экспорта доработанной лицензии.
3. полная лицензия – предполагает полную передачу прав от лицензиара лицензиату. По российскому законодательству, в частности в патентном законодательстве, понятие полной лицензии отсутствует и на практике приравнивают к продаже патента хотя это различные понятия и осуществляются различными методами. Этот момента является фундаментом по формированию мифа о распродаже российского научного потенциала за рубеж. В действительности полная лицензия применяется при продаже малозначительных смежных изобретений, зачастую созданных в процессе заказных или совместных НИОКР. Это можно проиллюстрировать примером, когда в рамках заказной разработки гидравлического тормоза для самолета изобретена система торможения меньшей мощности, но которая может быть применима для мотоцикла. Поскольку разработчик самостоятельно не может применить данное изобретение, целесообразно передать его заказчику основной работы, но не как результат работы, а запатентовав, как изобретение по договору лицензирования.
По технико-экономическому смыслу полная лицензия может быть приравнена к продаже патента только в том случае если срок, на который передается изобретение, равен сроку патентной защиты изобретения или срок лицензирования превосходит срок действия патента. В случае если срок патента превосходит срок лицензирования, то право собственности не переходит к лицензиату ни при каких условиях и ни при каких последующих изменениях срока действия лицензии и патента. В этом радикальное отличие полной лицензии от продажи патента по договору купли–продажи с переходом прав собственности на запатентованное изобретение.
Если же изобретение не имеет патентной защиты, являясь ноу-хау, то целесообразно указывать в лицензии максимально возможный срок: это позволит сохранить информацию от использования третьими лицами на срок, превышающий патентную защиту.
Иногда при операциях с полной лицензией применяется комбинированный метод: сделка заключатся на срок действия патента, а затем по его истечению автоматически продлевается на тоже изобретение, но уже в форме ноу-хау.
До выхода на переговоры по вопросу приобретения патента по договору купли-продажи, покупатель должен проработать следующие вопросы: 1. выяснить, действительно ли существует патент на интересующее его изобретение и права продавца на данный патент, а также срок действия патента; 2. выяснить, не был ли когда-либо оспорен данный патент, если да то кем и на каких основаниях; 3. выяснить, действует ли патент в настоящее время, когда последний раз осуществлялась продавцом действия по поддержанию патента; 4. выяснить на какие территории распространяется патентная защита данного изобретения, выяснить ситуацию по каждой территории. Данный комплекс мероприятий позволит определить, степень необходимости в данном патенте и целесообразность выхода на переговоры с данным продавцом. Часто выясняется, что существуют юридические промашки в деятельности продавца и право собственности на патент можно получить, не вступая в договорные отношения.
4. сублицензия – передается лицензиатом, владельцем полной или исключительной лицензии третьему лицу (сублицензиату), по разрешению лицензиара. Данная операция уместна при большом спросе на лицензионную продукцию, когда лицензиат не в состоянии удовлетворить существующий спрос, а лицензиар не имеет возможности на прямую самостоятельно действовать на рынке данной территории.
В данном случае прибыль лицензиара формируется за счет отчислений лицензиата и сублицензиата. Максимальное вознаграждение, принятое в мировой практике не превышает суммы в размере 7% от объема реализуемой лицензионной продукции. 7% лицензиар получает от лицензиата. При сублицензировании сумма вознаграждения в 7% уже приходится на лицензиара и лицензиата, при этом лицензиат продолжает выплачивать собственное вознаграждение лицензиату. Таким образом, по существующей практике, при единичном сублицензировании лицензиар получает 7% от лицензиата и 5% от сублицензиата, но проценты эти не равны, т.к. объем реализуемой продукции может сильно различаться. Поэтому в итоге лицензиар получает не 12%, и лицензиат не сокращает свои платежи до 5%, как это может показаться на первый взгляд. Суммы платежей в каждом конкретном случае различны и теоретически действительно существует возможность того, что размер 2% уплачиваемых сублицензиатом лицензиату превысит размер 5% уплачиваемых лицензиатом лицензиару.
Рис. 2.3.1. Схема взаимодействия сторон при оформлении сублицензии
Данная схема поясняет взаимодействие сторон при сублицензировании. Слева находится лицензиар, справа сублицензиат, в центре лицензиат. Лицензиат и сублицензиат могут находиться, как в одной, так и в разных странах, при этом как на одной лицензионной территории, так и на разных. Именно во избежание конкуренции необходимо письменное разрешение лицензиара на проведение сублицензирования и его участие в подготовке договора. По данной схеме лицензиар всегда находится в другой стране, понятие территории на него не распространяется.
1. лицензиар передает лицензиату технологию (линия с черной стрелкой), получает 7% от объема реализованного товара (линия с простой стрелкой) на данной территории (большой круг) на рынках № 1, №2, №3 (кружочки с цифрами);
2. возникает ситуация, когда лицензиат не в состоянии удовлетворить спрос рынка № 3. Лицензиат передает технологию сублицензиату, получает 2%, лицензиар получает 5%, сублицензиар поставляет лицензионную продукцию на рынок №3 (жирная линия).
Одним из самых успешных образцов сублицензирования является ситуация со стеклом Паркентона. Суть технологии сводится к получению ровного стекла путем протяжки стеклянного листа через расплавленное олово, содержащее добавки. Цена лицензии устанавливается за квадратный метр произведенного стекла, т.о. объем платежей зависит от объема производства. Было реализовано несколько тысяч лицензий на данный процесс и сейчас около 98% мирового производства стекла осуществляется по данной технологии. Фирма, владеющая правами на технологию, имеет штат из 150 инженеров, осуществляющих контроль за соблюдением технологического процесса по всему миру.
Для удобства понимания сути лицензионного договора в мире принята классификация лицензионного договора по 4 аспектам:
1. по объему передаваемых прав (права);
2. по правовой охране объекта договора (охрана);
3. по степени производственного освоения объекта договора (готовность);
4. по категории объекта договора (предмет).
Каждый аспект, включает в себя следующие деления:
1. = 1. исключительная лицензия (ИЛ);
= 2. неисключительная лицензия (НИЛ);
= 3. полная лицензия (ПЛ);
= 4. сублицензирование (СЛ).
2. = 1. патентные лицензии (ПЛ);
= 2. беспатентные лицензии (БПЛ).
3. = 1. идея (И);
= 2. освоенное производство (ОП).
4. = 1. изобретение (ИЗ);
= 2. промышленный образец (ПО);
= 3. товарные знаки (ТЗ);
= 4. разрешение на их использование (услуга);
= 5. ноу-хау (Н-Х).
При определении сути договора составляется схема (см. схему 3.3.2). По ней легко установить суть договора, продвигаясь слева на право: определяется предмет договора, степень разработанности предмета, юридическая охрана и необходимый объем прав. На схеме 3.3.2 приведено два примера (черные и белые стрелки). После этого полезно составить подобную схему с учетом всех разделов договора. Это даст точную картину того, что необходимо добиваться на переговорах и позволит четко отслеживать все маневры партнера по переговорам. Данные схемы легко запоминаются и дают огромное преимущество на переговорах. При особо сложных, многолетних переговорах возможно использовать постатейные схемы. Структурирование самого переговорного процесса позволяет добиваться значительных успехов, как продавцам, так и покупателем лицензий. Совместное использование схем позволяет быстро находить спорные вопросы и заниматься именно их решением, не отвлекаясь на общие моменты. В этих условиях резко сокращается количество предлогов для затягивания переговоров, проявляются слабые стороны, и становится невозможным прописывание дискриминационных мер путем отсылки от статьи к статье.
Рис. 2.3.2 Схема заключения лицензионного договора
Рис. 2.3.3. Взаимоотношения при заключении лицензионного договора
На рис. 3.3.3. в качестве примера показаны два договора, не имеющие общих условий. По осям откладываются условия сравниваемых договоров. Например, по оси «Вид платежа»: роялти, поушальный платеж, участие в прибыли лицензиата, наличный платеж, передача ценных бумаг, передача технической документации, встречное лицензирование. Важно чтобы принятая однажды градация осей в последующем не изменялась. Затем определенные условия соединяются между собой линиями.
Выбор формы передачи технологии во многом определяется возможностью последующего доступа к усовершенствованиям и доработкам технологии. Лицензионная сделка может открыть путь к получению и взаимообмену всеми доработками предмета договора. Это может происходить безвозмездно, если так записано в соглашении или в форме встречной лицензии, путем заключения нового договора со ссылкой на первоначальный документ. Международная практика обмена усовершенствованиями выявила следующее правило составления договоров: встречная лицензия должна заключаться на тех же условиях что и первоначальная, поэтому первоначальная лицензия должна быть взаимовыгодна.
Наибольших успехов во встречной лицензионной торговле достигла Япония. Приобретая технологию, японские специалисты проводили исследования от уровня закупленной лицензии. Полученные результаты они предлагали продавцам первоначальной лицензии, если такой пункт был в договоре, безвозмездно или на иных условиях. После урегулирования вопросов с лицензиаром, встречная лицензия становилась свободной от третьих прав, и лицензиат сам становился лицензиаром, предлагая встречную лицензию от своего имени третьим сторонам. В 70-х годах этот процесс в советской литературе описывался как «покупатель и продавец поменялись местами». Действительно лицензиат становился не только продавцом произведенной по лицензии продукции, но и продавцом лицензии – лицензиаром.
